原标题：基于巴斯夫吡唑醚菌酯专利无效案看马库什权利要求撰写——评（2021）最高法知行终第519号二审判决

       为了对马库什权利要求的撰写提出可行性建议，对吡唑醚菌酯复配组合物专利ZL98805666.6号发明专利权无效案的审理进行了重点梳理。除了创造性，该专利无效案的争议焦点还在于无效阶段马库什权利要求的修改方式。建议根据无效程序对于马库什权利要求的修改要求，在申请阶段提高申请文本的撰写质量。

       《专利审查指南（2023）》第二部分第十章第8.1节对马库什权利要求作出如下定义：如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求。马库什权利要求常用于化学和医药领域，允许在一个权利要求中概括一系列可能的化合物，而不必为每一个可能的化合物单独撰写一个权利要求。

1  案情

1.1  巴斯夫吡唑醚菌酯专利ZL98805666.6

       巴斯夫吡唑醚菌酯专利ZL98805666.6涉及一种杀真菌混剂，权利要求1请求保护包括 a.1）和 b）2种成分的复配组合物，其中 a.1）为马库什通式，包含多个具体化合物，b）包含4种具体成分，授权权利要求1如下：

       1. 一种杀真菌混剂，包括重量比为10︰1～0.01︰1的a.1) 结构式为I.d的氨基甲酸酯，

       其中X是CH和N，n是0、1或2以及R是卤素、C₁-C₄-烷基和C₁-C₄-卤素烷基，如果n＝2，R可以是不同基团，或它们的盐或加合物，和b）选自

       说明书仅记载了一种具体的化合物 Id32（即吡唑醚菌酯）与2种具体的苯丙咪唑(IIa、IIf)的协同增效实验数据，并且其重量比均为1︰1。 

1.2  无效宣告请求审查决定（第35212号）

       无效决定的要点为：在判断一项权利要求是否具备创造性时，如果该权利要求与最接近现有技术的区别特征是本领域技术人员根据现有技术的引导而容易加入的，且其引入并未产生任何预料不到的技术效果，则该权利要求不具备创造性。 

1.3  北京知识产权法院（2018）京73行初9342号

       北京知识产权法院（2018）京73行初9342号一审行政判决驳回了原告巴斯夫欧洲公司的诉讼请求，维持了国家知识产权局专利复审委员会作出的第35212号无效宣告请求审查决定。 

1.4  最高人民法院（2021）最高法知行终第519号

       最高人民法院（2021）最高法知行终519号二审行政判决同样维持了国家知识产权局专利复审委员会作出的第35212号无效宣告请求审查决定，认定吡唑醚菌酯复配组合物专利ZL98805666.6号发明专利权全部无效。根据第35212号专利无效决定，法院裁定驳回了巴斯夫公司基于该案的专利侵权诉讼请求。进一步，基于最高人民法院（2021）最高法知行终519号判决，巴斯夫公司没有机会再次提起专利侵权诉讼，至此，无效请求人彻底摆脱了专利侵权诉讼指控。本案入选北京知识产权法院2024年10月17日发布的《专利授权确权审判案析（2014—2024）》，并被引用2次，分别作为“技术问题与权利要求的保护范围”以及“无效程序里权利要求的修改方式”的示例性案例。其中，技术问题与权利要求的保护范围涉及创造性的认定。本文重点阐释无效阶段马库什权利要求的修改方式，对该专利无效争议过程中对于马库什权利要求修改的审理进行重点梳理，以供参考。 

2  无效阶段权利人对马库什权利要求1的修改

       为克服支持性及创造性缺陷，专利权人在无效答辩的意见陈述书中提交了一份修改文本（下称修改文本1）。由于合议组口头审理时当庭表示不能接受该修改文本，专利权人当庭提交了修改文本2、3、4。授权文本及专利权人提交的4份修改文本如表1所示。

3  针对无效阶段马库什权利要求修改的不同观点

3.1  国家知识产权局观点 

       对于上述 4 份修改文本，无效决定认为：

       （1）权利要求1对结构式为I.d的氨基甲酸酯的限定是马库什权利要求的限定方式，而马库什权利要求不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案，即马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，因此，马库什要素的删除不能视为并列技术方案的删除，修改文本1的修改方式不能被接受；（2）修改文本2的修改方式也属于马库什要素的删除，同样不能视为并列技术方案的删除，也不能被接受；（3）修改文本3将权利要求1中的通式化合物修改为实施例中Id32(吡唑醚菌酯)的结构，虽然专利复审委员会有过在无效阶段允许将权利要求改为实施例化合物的先例，然而个别案件对于《专利审查指南》一般规定的突破不代表整体规则的改变，因此不能被接受；（4）修改文本4仅删除权利要求1中的II.b 和II.c，可以被接受。 

       因此修改文本4作为本案无效审查的目标文本，合议组认定其不具有创造性，宣告了涉案专利全部无效。 

3.2  北京知识产权法院观点

       专利权人对上述无效决定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，认为在无效阶段提交的修改文本 2、3应当被接受。北京知识产权法院作出（2018）京73行初9342号一审行政判决，驳回巴斯夫欧洲公司的诉讼请求，支持国家知识产权局作出的无效决定。

       关于修改文本2：一审判决认为，原告主张成立的前提是马库什权利要求属于并列技术方案的集合，但马库什权利要求原则上应被视为一个技术方案而非并列技术方案的集合，因此原告所主张的删除“X是 N”属于技术方案的删除的主张并不能成立。 

       关于修改文本3：争议的实质在于是否可以将通式化合物修改为仅在说明书中记载而未被明确记载在权利要求书中的具体化合物。一审判决认为，即便无效阶段的修改不应绝对限于《专利审查指南》中规定的4种形式（权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正），也并不当然意味着修改文本3应被接受。该修改是否可被接受需从修改制度的利益基础角度分析。综合考虑，修改文本3不被接受符合社会公众的合理预期，较好地平衡了专利权人利益与社会公众利益。 

       基于上述理由，北京知识产权法院对专利权人的相关上诉理由不予支持。 

3.3  最高人民法院观点

       针对一审判决，专利权人不服，向最高人民法院提起上诉，坚持认为修改文本2、3应当被接受。最高人民法院作出（2021）最高法知行终第519号二审行政判决，认为一审判决对于修改文本2、3的认定并无不当，驳回巴斯夫欧洲公司的诉讼请求，支持国家知识产权局作出的无效决定。 

       关于修改文本2：二审判决指出，其至少并非以巴斯夫公司所称的“二选一”的方式进行修改，巴斯夫公司关于本专利权利要求1的通式只有有限变量选择的主张也缺乏依据。 

       关于修改文本3：是对权利要求中通式的若干变量进行了选择。在巴斯夫公司错误解释修改文本的基础上，其关于修改方式应该得到允许等理由也相应地不能成立。 

       另外，二审判决还认为，国家知识产权局在实审阶段作出的分案通知书并无法律约束力，不能作为无效宣告程序中修改文本能否接受的依据；被诉决定针对本案具体修改方式，未接受修改文本2、3，与41号判决（最高人民法院(2016)最高法行再 41 号判决书）确定的规则并无冲突之处。

       基于上述理由，最高人民法院对专利权人的相关上诉理由不予支持。 

4  案例启示 

       马库什权利要求是根据一定构效关系进行概括而形成的整体技术方案，是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求，具有高度概括的特点，一旦获得授权，专利权人权益即得到最大化的实现。如果在无效过程中允许进行马库什要素删除式修改，会使公众无法预料到哪些内容将被删除，哪些会被保留，丧失对授权文本的信赖，降低专利制度的公信力。

       鉴于无效程序对于“马库什”权利要求的修改要求，在申请阶段撰写高质量的申请文本变得更为重要，为此，笔者提供如下建议：（1）通过对具体化合物取代基进行总结和扩展，准确描述马库什通式的母核结构和可变取代基；（2）准确并合理划定可变取代基的范围，以期全面覆盖希望保护的具体化合物，同时又不会因为保护范围过宽而面临驳回或被无效；（3）全面检索现有技术，避免马库什通式中包含现有技术中已公开的化合物；（4）说明书记载足够的实施例以支持马库什权利要求的保护范围；（5）满足说明书充分公开的要求，详细记载具体化合物结构、合成方法、表征结果和活性数据等；（6）合理布局从属权利要求，通过对取代基变量的层层筛选保护更小范围的通式化合物和重要的具体化合物；（7）如果有国外布局计划，需要关注优先权日起12个月的期限，通过巴黎公约直接布局国外或提交PCT国际申请。 因不同国家和地区对马库什权利要求的接受程度不同，专利布局国外前应提前了解目标国家或地区的专利法和审查标准。